まず、その商品の特徴・種類・内容を暗示させる商標が、多くの場合好まれて 使用されています。このネーミングの特徴は、消費者が商品・サービスの特徴を比較的短期間に記憶しやすい という点にあります。それで、商標が短期間使用される予定のものである場合、今まで世の中になかった画期 的な技術又は機能を採用した、又は同様の商品がなかったという場合に、このネーミングを用いると効果的で しょう。特に後者の場合、ブランドの管理を怠らなければ、競業者から多くの同種の商品が出ても、同種の商 品を表す代名詞として消費者の間に浸透し、大きなメリットをもたらします（例　宅急便、ウォークマン）の ただし、商品の性質・特徴・用途を直接示す言葉は、「記述的商標」として、登録を受けることができません ので注意が必要です。

　また、全くの造語、商品・サービスと関係のない普通名詞（例　トマト銀行）も、響き・デザインが良いものであれば、顧客を 引き寄せる力を持ちます。これは、最初は商品・サービスの特徴を連想させる力がない点では弱い商標ですが 、使用すればするほど、また宣伝の強化によって、強いブランドに育てることができます。それで、長期的に 使用する予定の商標によく用いられます。

　その他、有名なキャラクターの名前、有名人の氏名・肖像なども、顧客を引き寄せる力は強い商標です（例 タクシーにキティちゃんの名前を付す）。もちろん権利者の許諾が必要です。

　また、商品自体がすでに世の中にあって人々がよく知っているものである場合、 また、消費者に強く印象付けるため、また、消費者の目を引くように、奇抜なネーミングが 採用されたりします。

　どんな商標がよいか、弁理士などに相談してみるとよいでしょう。

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　商標として登録できないものにはどんなものがありますか

　すべての言葉が商標として登録可能というわけではなく、商標法で一定の制限が設けられています。例えば、 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産又は使用の方法又は時期等を、 普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。
　簡単にいえば、その商品にある属性を普通の方法で表示する言葉のみでなる商標（これを記述的商標といい ます。）は、登録が受けられないということです。

　以下は審決例から取ったものですが、例えば、梅干について「紀州そだち」という商標の登録は、「産地」の 表示という理由で認められませんでした。また、原材料表示として認められなかったケースとして飲料に「パッ ションフルーツ」という商標を登録しようとした例があります。効能表示であるとして認められなかった ケースとして、寝具類に「さわやか／爽快」というものがあります。

　また、その商品又はサービスを表す普通名称、又は慣用商標ありふれた氏名又は名称を普通に用いられる方 法で表示する標章のみからなる商標や、極めて簡単 で、ありふれた標章のみからなる商標も、登録を受けることができません。

　ただし、例外として、上記にあたるものの、長年使用されることによって特別に顕著になったと認められた 場合、登録を受けられることもあります（例　コーヒーの「ジョージア」）。

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　商号を商標として登録できるでしょうか

　ビジネスの世界では、商品を宣伝する際、商品を扱う会社又は商人が自分の 取扱商品であることを宣伝するのが普通ですから、商号が商標の意味でも使用されるようになります。 そして、企業名と商標を一致させることにより、広告宣伝が、商品と企業の両方のＰＲになります。 そのため、確立したブランドにあわせて商号を変えるケースも多く見られます（例　ケンウッド）。

　それで、商号を商標として登録することは、登録しようとする標章が、商標法の要件に合致していれば 可能です。それで、確立した強い商標を持っているのであれば、商号をこれに合わせることは検討に 値するでしょう。

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　キャッチフレーズは商標登録できますか

　商標とは、おおざっぱにいえば、その商品・サービスを見分ける印という意味であり、 一般的に、キャッチフレーズは原則として、登録を受けることができないと解さ れています。それは、キャッチフレーズが、商品・サービスの機能、特徴を簡潔に表現したものであり、見分ける印 とはならないとされているからです。

　しかし、キャッチフレーズでも、その商品を見分ける印として機能すると判断されれば、登録を受けられる可能性 もあります。つまり、そのキャッチフレーズが、目印として役立つような特別で独創的に表現され、これが普通に 用いられているとはいえない場合です。 審決例を見ると、登録が認められたものとして、菓子に「笑う門に福来る」があり、認められなかったものに、食品に「た っぷりカリフォルニア太陽の味」というものがあります。

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　書籍の題号は登録できますか

　商標は、その商品・サービスを見分ける印であり、他の商品・サービスとを見分ける機能を 有するものです。それで、一般に書籍の題号は、その書籍の内容を示すものではあっても、他の商品としての書籍と見分 ける機能は有していないため、登録を受けることができないと解されています。例えば、志賀直哉著の「暗夜行路」は、 文庫本としては新潮社と角川書店から出版されています。ですから、「暗夜行路」という書籍の題号だけでは、新潮社の 出版している商品と角川書店の出版している商品を区別する機能はないわけです。

　他方、一般に、新聞・雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、商標登録が可能とされています。それは、同じ題号 であっても内容が毎回異なるため、題号がただちに内容だけを表すとはいえず、その定期刊行物を他の定期刊行物と見分 ける機能を有することがあるからです。もっとも、定期刊行物の題号であっても、他の商標登録の要件が満たされなけれ ばならないことはいうまでもありません。

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　商標の類似はどのように判断されますか

　商標法は、登録した商標の指定商品・役務（サービス）との出所の混同を生じるおそれのある 他人の商標の登録及び使用を禁止しています。つまり、同一又は類似の商品・サービスについて、同一又は類似の商標の 登録は認められない、ということです。ここでは、商標の類似をどのように判断するかについて説明します。商品の類似 をどのように判断するかについては、商品の類似はどのように判断されます かをご覧ください。

特許庁では、この点で審査基準を作成し、公表しています。インターネット上でも、特許庁のサイト
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
でご覧になれます。
　判断の概要をごく大雑把に述べると、
１）商標の外観、呼称及び観念のそれぞれを総合的に考察します。
２） 商標が使用される商品の主たる需要者層その他取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断 します。つまり、需要者層が、専門家なのか一般人なのか、業者なのか消費者なのか、大人なのか子供なのかによって 判断が異なりうる、ということです。

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　商品の類似はどのように判断されますか

　 特許庁では、この点で審査基準を作成し、公表しています。インターネット上でも、特許庁のサイト
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/1311-042_kijun.htm でご覧になれます。

　商品の類似の判断は、大雑把にいえば、以下の要素を総合的に判断して、商取引の実情に即して類否を判断します。すなわち

１）原材料及び皮質が一致するか
２）用途が一致するか
に重点を置きつつ、
１）生産部門が一致するか
２）販売部門が一致するか
３）需要者の範囲が一致するか
４）完成品と部品の関係があるか

などの要素も考慮します。もっとも、特許庁では、類似商品・役務審査基準に基づき審査します。その判断基準は、商標施行令で定める 商品と役務の区分に記載されている商品の見出しについて、一般的に類似すると推定されるものをグループ化して、類似群コードという コードを付し、この同じグループの中にあるものは、互いに類似すると推定しています。もちろん、類似すると推定されるだけですので 、審査では類似商品があるとされ拒絶査定がされた場合でも、審判では取引の実情が考慮され、非類似であると判断される可能性はあり ます。

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　出願の時にその商標を使用している必要がありますか

結論的には、出願時に現実に使用している必要はなく、査定時（又は審決時）に使用の意思があれば足ります。

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　出願から登録までどの程度かかりますか。

　 　一般には、願書を提出してから登録されるまで、半年〜１年前後、場合によってはそれ以上かかると言われています。

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　特許庁から拒絶査定が来ました。不服は申し立てられますか。

　拒絶査定を受けたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。不服申立制度について、弁護士、弁理士に依頼することもできます。

拒絶査定不服審判　拒絶査定の謄本の送達を受けた日から３０日以内に審判を請求します。

審決取消訴訟　拒絶査定を維持する審決に不服のある人が、東京高等裁判所に対し、審決の取消を求めて訴えを提起できます。

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　第三者が商標登録を阻止する方法がありますか

　本来登録を受けるべきでない商標が誤って登録されないようにするため、第三者が異議を申し立てる制度があります。これらについて、弁護士、弁理士に依頼することもできます。

情報提供　商標が登録されると出願公開されますが、第三者が、特許庁に対し、当該出願に関して拒絶理由があることについて、情報を提供することができます。

商標権付与後の異議申立　第三者が、商標掲載公報発行の日から２か月以内に、特許庁に申し立て ることができます。利害関係の有無は問いません。

無効審判　利害関係がある場合に、請求することができます。異議申立のような厳格な 期間の制約はありませんが、無効審判請求理由の大部分は、登録の日から５年で消滅します。

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　他社がすでに登録しているが現実に使用していない商標を自社で使う方法がありますか。

　不使用取消審判、という制度があります。不使用取消審判は、商標登録後３年間以上継続して使用されていな い商標について、登録の取消を請求する審判です。そして、争いがあれば、商標権者が過去３年以内に商標を使用したことを立証しなけれ ばなりません。

　または、金額等の折り合いがつくのであれば、商標権者と交渉をして商標権を買い取ることもできます。特に、商標権者が、使用したことの立証をする過去３年間の起算点は、審判請求の日から３か月前ですので、まずは買取の交渉を開始し、交渉がうまくいかなければ交渉開始から３ヶ月以内に審判を請求すればよいわけです。それで、いきなり審判を請求するよりは、まず買取を交渉してみるのが通常でしょう。

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　商標のライセンス契約に関する注意事項にはどんなものがありますか

弁護士に相談し、作成してもらうのが最善　ライセンス契約は、一般の契約と異なり、検討しなければならない事項は非常に多く、落とし穴も多い契約です。ですから、多少費用がかかっても、弁護士に相談し、また、弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。

契約当事者（ライセンサーとしての適格）　相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。例えば、商標権が共有の場合、他の共有者の同意なくしては、ライセンスを供与できませんし、また、第三者に専用実施権を設定した後は、設定行為で定めた範囲内において、他の者に、重ねてライセンス供与ができません。また、上記のほか、相手方が、第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか、また、第三者に対して担保設定等をしている事実がないかを確認します。

契約当事者（ライセンシーの範囲）　ライセンシー側では、許諾を受ける会社の範囲が、契約当事会社のほか、親会社、子会社、関連会社を含めるのかを検討します。

ライセンスの態様　専用実施権か、独占的ライセンスか、非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合、ライセンサーは、自己で当該商標を使用できなくなるので注意が必要です。独占的ライセンスの場合で、すでに先発の非独占的実施権がある場合には、ライセンサーは、ライセンシーに、先発の前記非独占的実施権を承認してもらう必要がありますし、他方、ライセンシーは、先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。また独占的実施権を与えるものの、ライセンサーが、自分で当該商標を使用したいと思う場合には、自己使用権の留保条項を記載する必要があります。

実施範囲・態様　対象商品・サービスの内容・範囲をチェックします。 また、商標を使用して何を行えるのかについて、制限が必要であればそれを明示します。さらに、ライセンシーが、当該商標のほか、 自己の商標をも使用できるのかも定め、使用できる場合には、どのような形で使用しなければならないかを定めないと、ライセンスを受 けた当該商標とライセンシーの自分の商標が区別なく使用され、当該商標の信用・名声・価値が低下しかねませんので注意が必要です。 また、これと関連し、ライセンサーは、ライセンシーに、当該商標を使用する場合、これがライセンスを受けたものであることを表示 すべき義務を負わせることも検討すべきです。

品質保証約定　　ライセンサー側としては、当該商標を付した製品の品質保証基準の約定を含めることにより、ライセンシーが粗悪品を製造することによるイメージダウン等を防止することができます。
　例えば、商品の品質基準を特定したり、見本の提出、検査対象方法時期、原材料・部品の購入先の指定、下請の制限、立入検査条項 などを含めることが検討されます。また、当該商標を使用して広告をする場合に、原稿を検査する規定を設けることも検討に値します。 特に、商標ライセンスでは、商標法53条との関係で、ライセンサー側には厳格な管理が求められます。

実施の時期、数量　　実施の開始時期、ライセンス期間、数量制限（最大数量の制限、最低数量の制限）、地域制限等もチェックします。

再実施権　再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては、グループ企業、子会社、販売代理店などの第三者を通じた使用が必要であれば、再許諾権を付与する条項を挿入することを検討します。

ライセンス対価の支払い　ライセンス対価（イニシアル又はロイアルティ）の条項も、慎重な検討が必要です。

ロイヤルティの料率及び計算方法　ロイアルティ（実施料）の決め方は様々ですが、以下、代表的なもののみ記載します。

販売額ロイヤルティ　販売製品価格に対する一定割合で決定されるロイヤルティ。実務上、広く用いられている。
対物ロイヤルティ　単位あたりの実施製品に対する固定額で決定されるロイヤルティ。すなわち、販売のみならず、製造、使用などの実施行為の対象製品に対し、適用される。
定額ロイヤルティ　実施許諾の対価を、一定額で決定する方法。

最低ロイヤルティの有無及び金額　一定の時期、売上にかかわらず、最低限支払うべきロイヤルティの金額を定める場合があります。この場合、適用期間、最低ロイヤルティの金額のほか、ライセンシー側としては、最低実施料支払の免責条項を挿入するよう努力することが必要です。

ロイヤルティの発生時期　この点が不明確ですと、後日問題となる可能性があります。

ロイヤルティの報告と支払ロイヤルティの報告に関して、記載内容、報告時期について検討します。ロイヤルティの支払方法も明確にします。

ライセンサーの帳簿閲覧、検査権　ライセンサーが、検査権を保持しようとする場合、契約中にその条項を入れる必要があります。また、ライセンシーに帳簿の備付義務を負わせる必要もあります。

商標権が無効となった場合の過去又は将来のロイヤルティの処理　過去に支払った分について不返還の合意が可能です。

侵害者との関係　まず、当該商標が、第三者の有する商標権を侵害 することが明らかになった場合に、ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。また、商標の使 用が不可能になった場合に、ロイヤルティの免除、減額、延期ができる旨の条項、解約権を行使できる条項も含められます。
　他方、第三者がライセンスにかかる商標を侵害した場合のための条項として、権利侵害を行う第三者を発見した場合、ライセンシーがライセンサーに報告を行う義務を定めたり、ライセンサーの侵害調査に、ライセンシーが協力する義務を定めることがあります。第三者に対するライセンサーの権利行使の義務を定める場合、訴訟費用、弁護士費用の分担の問題、取得した金銭の分配の問題、義務違反の場合の措置についても検討する必要があります。

秘密保持　秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか（ライセンス契約 締結の事実又はその条件まで含めるか）、秘密保持の主体として、当事者、役員、従業員、子会社、下請者、販売店、原材料購入先等を 含めること、秘密保持の期間を検討します。

契約の変更、更新、終了　中途解除の条項として、解約事由の内容、解約権行使の方法、当該商標を付した在庫品をどうするのか、イニシアル（一時金）の返還の有無などを検討します。契約期間満了による終了の場合も同様に、在庫品の処理を検討します。不可抗力による履行不能の状態が生じた場合の措置も定めます。

その他の注意事項　以上のほか、準拠法、紛争解決の方法として、裁判とするか仲裁とするか、裁判の場合の管轄裁判所、仲裁の場合の仲裁機関を検討します。

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　自社の商標権が侵害されていると思ったら

　 　自社の長年の努力で築き上げてきた信用ある商標を、第三者が勝手に使用していることに気づく、ということがあるかもしれません。しかし、無闇な方法を取ると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。やはり弁護士又は弁理士に相談し物事を進めることが確実でしょう。
　

どんな行為が侵害に当たるか

まず、どんな行為が侵害に当たるのかについて説明します。主には以下のような行為です。

商標の冒用　典型的な侵害です。商品、商品の包装に当該商標を付する行為、当該商標を付した 物の譲渡引渡、譲渡引渡しのための展示、輸入、広告、カタログ、価格表等への展示等です。

商標の冒用以外の侵害行為　以下のような行為も、権限がなければ、商標権侵害とされることが一般的です。

・本物（真正商品といいます。）を、小分け、加工、改変して当該商標を付して売ること
・真正商品を、再包装して当該商標を付して売ること
・真正商品から、表示されている商標を抹消して売ること
・無印の真正商品に、商標を付して売ること
・いったん顧客に販売された商品を買い戻して、新品のように装って売ること
・商標権者が廃棄することを予定した商品を売ること

権利行使の方法

商標権侵害に対し、どのような権利行使ができるでしょうか。以下主な方法を説明します。

警告書の送付　　通常は内容証明郵便で、相手方に警告します。

訴訟提起、民事保全申立　警告の後、交渉で妥結しなかった場合、法的手段を検討します。裁判 で、侵害行為の差止を請求することができます。また、損害賠償請求を行うこともできます。場合によっては、不正競争防止法に基づく 請求を行うことがよい場合もあります。

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　他社から商標権を侵害していると言われたら

　 　他社から、「御社が弊社の商標権を侵害している」と指摘されたら、どのように対処すべきでしょうか。

権利の確認−資料収集

商標の有効性の調査　商標公報、商標登録簿謄本から、商標権が有効かどうか調査します。

商品・商標の類似性の調査　 自社で使用している商品が、当該商標権の指定商品・指定役務（サービス）と同一又は類似しているか、また、自社で使用している商標が、当該商標権の商標と同一又は類似しているかを調査します。

先使用権の主張　当該商標が出願される時点で、すでに使用していた 商標であり、出願の時点で周知となっていたこと、また、継続してその商品・サービスに使用していること、等の要件があれば、「先使 用権」が認められる場合があります。それで、先使用権の主張が可能か検討します。

侵害の有無の確認と対応方針

相手方の主張にある程度の理由があると思われる場合　以上の調査の結果、相手方の主張に理由がある（侵害の可能性が高い）と判断された場合は、速やかな対応が必要です。自社商品の商標の変更が可能であるかを検討します。
　それが困難であれば、また、ライセンシング交渉をします。ライセンス契約の条件交渉や契約書の作成に際し、弁護士のアドバイスを受けながら、又は、弁護士を代理人として交渉することが望ましいといえます。

相手方の主張に理由がないと判断する場合　以上の調査の結果、相手方の主張に理由がないと判断される場合、侵害主張に理由がない旨の回答を、内容証明郵便等により回答します。また、特許庁に対する無効審判請求を行うことも検討できます。
　さらに、裁判所に対し、差止請求不存在確認訴訟を起こす方法も検討できます。しかし、大半の事件は、交渉で妥結することが多いといえます。

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ご注意事項

※　本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。
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