どんな発明が特許になりますか？

　まず、その発明が、「自然法則を利用した」「技術的思想」である必要があります。それで、永久機関のように、自然法則に反していると考えられているもの、計算方法、ゲームの方法など、自然法則を利用したものとは考えられないものは、特許されません。
　また、「産業上利用できるもの」でなければなりませんので、「治療方法」は特許とはなりません。ただし、新しい治療方法のための治療機器、器具であれば、特許となる可能性があります。
　また、「新規性」といい、これまでに世の中に公表されたり、実施されたことのない発明でなければならず、「進歩性」といい、今までの発明に基づいて、その業界の人であっても容易に発明できたものとはいえない必要があります。
　しかし、「こんなものは特許にならないだろう」と思っていても、実は特許性があるものもあります。一度あきらめずに弁理士などに相談してみるとよいでしょう。

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　「ビジネスモデル」特許とは？

　ビジネス方法に関するアイディアすべてが特許になるというわけではありませんが、一定の場合に、特許となる道が開かれました。しかし、特許庁の指針によれば、コンピュータのハードウェアを用いてある課題を解決することが必要となります。また、新規性と進歩性がなければなりません。

　しかし、ビジネス方法であっても、さらにこれにコンピュータによる処理を行なうアイディアを加え、特許を受けられる余地もありますので、弁理士と相談してみるとよいでしょう。

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　発明した品を、展示会で見せてしまいました。また、大勢の人の前で実験しました。
　特許は取れますか

　一般に、特許を受ける発明には「新規性」が求められます。これは、出願の時点でその発明が世の中に知られているものではなかった、という意味です。ですから、お尋ねのような事情がある場合、一般的に新規性喪失の理由となります。
　しかし、一定の例外があります。展示会や学会の場合、一定のものについては、発表をした日から６か月以内に出願をすれば例外的に救済される可能性があります。また、その「大勢の人」が、あなたにとって守秘義務（発明を秘密にしておく義務のある人）がある人であれば、新規性が失われたとはいえません。それで、例外として扱えるかどうか、できるだけ早急に弁理士に相談することをお勧めします。

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　出願後どのような流れになりますか

　出願は（方式に不備がない限り）、出願から１年６か月を経過すると、特許公開公報で公表されます。
　出願した発明について、自動的に特許が受けられるわけではありません。出願から３年以内に、特許庁に審査請求する必要があります。なお、優先審査制度又は早期審査制度といい、一定の事情がある場合、特許庁長官の裁量で、早期に審査してくれる制度もあります。
　なお、審査請求は、出願人だけでなく、第三者も行うことができます。

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　日本だけでなく、外国で特許を取りたい

　大きく分けると、まず日本国内の方式に従って出願した後、１年以内に、外国に出願する方法があります（パリ条約に基づく方法）。この方法でも、日本国内の出願日に、その外国でも出願したものとして取り扱われます。
　また、当初から複数の国での特許取得を考えているのであれば、特許協力条約に基づく国際出願という方法もあります。
　外国出願、国際出願は、国際的な経験を豊富に有する特許事務所を通して依頼するのが最善です。

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　ライバル会社の特許の登録について異議は述べられますか

　本来特許されるべきでない特許が誤って特許されないようにするため、第三者が異議を申し立てる制度があります。これらについて、弁護士、弁理士に依頼することもできます。

情報提供　出願が公開されてから、拒絶査定の間、第三者が、特許庁に対し、当該出願に関する発明が、特許性がないことを示す資料を提供できます。

特許異議　第三者が、特許掲載公報発行の日から６か月以内に、申し立てることができます。利害関係の有無は問いません。

特許無効審判　利害関係がある場合に、請求することができます。

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　特許を拒絶する査定が来ました。不服を言うことはできますか

　拒絶査定を受けたからといって、すぐにあきらめる必要はありません。不服申立制度について、弁護士、弁理士に依頼することもできます。

拒絶査定不服審判　拒絶査定の謄本の送達を受けた日から３０日以内に審判を請求します。また、審判請求の日から３０日以内であれば明細書・特許請求の範囲、図面について、補正を行うことができます。

審決取消訴訟　拒絶査定を維持する審決に不服のある人が、東京高等裁判所に対し、審決の取消を求めて訴えを提起できます。

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　自社商品が「特許侵害」であると言われました。

この場合は、慌てずに、順を追って対処します。早急に弁護士又は弁理士に相談し物事を進めることが確実でしょう。

　権利の確認−資料収集

特許の有効性の調査　特許公報、特許登録簿謄本から、特許権が有効かどうか調査します。また、新規性進歩性があるかどうかを調べるため、出願前の文献も調査します。

自社製品がその特許の権利範囲にあるか調査する　自社製品が、特許公報の「特許請求の範囲」に記載されている発明の技術的範囲に属するか検討します。もし、「特許請求の範囲」に記されている要素（構成要件）の一つでも違う点があれば、原則として、特許権侵害とはなりません。
　また、特許権者の、出願及び登録までの特許庁における書類も調査します。

先使用権の主張　特許出願時点で、すでに特許出願された発明の実施である事業をしている場合（又は事業の準備をしている場合）、事業目的の範囲内において「法定実施権」が認められる場合があります。

侵害の有無の確認と対応方針

相手方の主張にある程度の理由があると思われる場合　以上の調査の結果、相手方の主張に理由がある（侵害の可能性が高い）と判断された場合は、速やかな対応が必要です。まず、自社商品の設計変更が可能であるかを検討します。
　それが困難であれば、ライセンシング交渉をします。ライセンス契約の条件交渉や契約書の作成に際し、弁護士のアドバイスを受けながら、又は、弁護士を代理人として交渉することが望ましいといえます。

相手方の主張に理由がないと判断する場合　以上の調査の結果、相手方の主張に理由がないと判断される場合、侵害主張に理由がない旨の回答を、内容証明郵便等により回答します。また、特許庁に対する無効審判請求を行うことも検討できます。
　さらに、裁判所に対し、差止請求不存在確認訴訟を起こす方法も検討できます。しかし、大半の事件は、交渉で妥結することが多いといえます。

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ライバル会社の商品が自社の特許と同じ製品を製造しています。
　どのように対処すべきでしょうか。

　苦労して発明をして特許を取得したと思ったら、勝手に自社の特許を使用した商品が製造されていることに気づく、ということがあるかもしれません。しかし、無闇な方法を取ると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。やはり弁護士又は弁理士に相談し物事を進めることが確実でしょう。

　事前の調査

特許の有効性の確認　まず、自社の特許権が今も有効に存続しているかどうか確認します。

自社特許の権利範囲を確認する　出願から登録に至るまでの間等に、権利範囲を限定解釈すべきであると主張していることがあります。特許庁でのそのような主張と矛盾した主張はできないため、特許庁での主張を踏まえた主張が必要です。
　また、予想される反論に備えるため、公知文献を調査しておく必要もあります。

侵害者製品の調査　　侵害品と思われる製品を入手します。商品そのもののほか、カタログ、業界新聞、雑誌、インターネット、取引先などから、あらゆる情報を入手します。また、事前に、侵害者製品のおおよその製造販売量、利益率などを、侵害者等が発表している数字をもとに、検討できれば望ましいといえます。新聞発表、業界の統計、その他会計資料が利用できれば利用します。以上の調査には、弁理士の助けを借りるのが確実でしょう。

権利行使の方法

警告書の送付　　通常は内容証明郵便で、相手方に警告します。なお、相手方の取引先に対して、自社特許侵害の旨の文書を配布すると、後に実は侵害ではないことが判明した場合、その配布行為が不正競争防止法上の不正競争にあたるとされ、逆に損害賠償請求を受ける恐れもありますので、注意が必要です。

ライセンス交渉　　ライセンス許諾が可能であれば、望ましい交渉です。

訴訟提起、民事保全申立　警告の後、交渉で妥結しなかった場合、法的手段を検討します。

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　特許ライセンスの活用と注意点

ライセンスによって何ができるか　特許ライセンスには以下のような利点・目的があります。それで、自社特許を活用したり、逆に他社特許を活用することは、有効な企業戦略です。

特許権者側（ライセンサー）から見たライセンスの目的　　特許権者側から見ると、次のような目的又は利点があります。

実施料による収入収益獲得

研究開発費の早期回収、新規プロジェクトのための資金調達　開発にかかった費用を、ライセンス収入によって早期に回収し、資金調達を果たせます。

クロスライセンスによる自社技術の補完　自社技術の弱いところを補完できます。

グラントバック条項の活用　ライセンシーが開発した改良技術を利用することができます。

特許利用者側（ライセンシー）から見たライセンスの目的　　他社特許を利用する利点は主に以下のようなものがあります。

紛争の早期解決　自社の製品が特許侵害であると主張された場合、紛争処理費用、裁判費用を節約し、未解決紛争が与える悪影響を防止できます。

新製品の製造、販売、既存製品の改良

コスト削減　研究開発費、開発期間を節約し、開発失敗リスクを回避できます

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　ライセンス契約交渉における交渉内容・確認内容

弁護士に相談し、作成してもらうのが最善　ライセンス契約は、一般の契約と異なり、検討しなければならない事項は非常に多く、落とし穴も多い契約です。ですから、多少費用がかかっても、弁護士に相談し、また、弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。
以下、弁護士が、ライセンス契約について交渉、契約締結に際し、一般に確認・検討している事項のうち主なものをご紹介します。
また、ライセンス契約の条項については、独占禁止法に基づく規制に配慮しなければならない場合があり、ライセンス契約の交渉に際し、必ず検討する必要があります。

契約当事者（ライセンサーとしての適格）　相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。例えば、特許権が共有の場合、他の共有者の同意なくしては、ライセンスを供与できませんし、また、特許権者は、第三者に専用実施権を設定した後は、設定行為で定めた範囲内において、他の者に、重ねてライセンス供与ができません。また、上記のほか、相手方が、第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか、また、第三者に対して担保設定等をしている事実がないかを確認します。
契約当事者（ライセンシーの範囲）　ライセンシー側では、許諾を受ける会社の範囲が、契約当事会社のほか、親会社、子会社、関連会社を含めるのかを検討します。

ライセンスの対象となる権利　特定方法に問題がないかチェックします（通常は特許登録番号と発明の名称で特定しますが、「ライセンサーの所有する特許のうち、・・・に関するもの」などの文言で包括的に特定する方法もあります）。また、追加特許がある場合、外国特許も含めたい場合は、これを明示します。出願中の特許、ノウハウを含ませる場合もあり、その場合もそれを明示します。

ライセンスの態様　専用実施権か、独占的ライセンスか、非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合、ライセンサーは、自己で当該特許を実施できなくなるので注意が必要です。独占的ライセンスの場合で、すでに先発の非独占的実施権がある場合には、ライセンサーは、ライセンシーに、先発の前記非独占的実施権を承認してもらう必要がありますし、他方、ライセンシーは、先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。また独占的実施権を与えるものの、ライセンサーが、自分で当該特許を実施したいと思う場合には、自己実施権の留保条項を記載する必要があります。

実施範囲　契約製品の内容・範囲のほか、実施の範囲として、生産、使用、販売、貸渡し、輸入のすべての実施についてのライセンスなのか、それとも実施態様の制限はあるのかもチェックします。明示がなければ、すべての実施行為についてライセンスがあったものと解されることが一般です。

品質保証約定　　ライセンサー側としては、実施製品の品質保証基準の約定を含めることにより、ライセンシーが粗悪品を製造することによるイメージダウン等を防止することができます。
　例えば、実施製品の品質基準、見本の提出、検査対象方法時期、原材料・部品の購入先の指定、下請の制限、立入検査条項などを含めることが検討されます。特に、判例は、一定の要件のもと、ライセンサーの承諾なく、ライセンシーが特許製品の下請製造させることを認めることがありますので、下請製造を禁止するためには、明示的な禁止条項が必要ですし、下請製造を許す場合の条件や、下請製造者を限定することも検討に値します。

実施の時期、数量　　そのほか、実施の開始時期、ライセンス期間、数量制限（最大数量の制限、最低数量の制限）、地域制限等もチェックします。
再実施権　再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては、グループ企業、子会社、販売代理店などの第三者を通じた実施は、当然には認められるものではないと解されるので、再実施許諾権を付与する条項が必要です。

ライセンス対価の支払い　ライセンス対価（イニシアル又はロイアルティ）の条項も、慎重な検討が必要です。

イニシアル（一時金） ライセンサーの研究開発費の一部負担分、ノウハウ開示料等の意味合いで支払われることがあります。また、権利金的意味合い、実施料不払いの場合の保証金的な意味合いで支払われることもあります。契約の趣旨と金額が釣り合いがとれているかどうか検討します。

ロイヤルティの料率及び計算方法　ロイアルティ（実施料）の決め方は様々ですが、以下、代表的なもののみ記載します。

販売額ロイヤルティ　販売製品価格に対する一定割合で決定されるロイヤルティ。実務上、広く用いられている。
対物ロイヤルティ　単位あたりの実施製品に対する固定額で決定されるロイヤルティ。すなわち、販売のみならず、製造、使用などの実施行為の対象製品に対し、適用される。
定額ロイヤルティ　実施許諾の対価を、一定額で決定する方法。 最低ロイヤルティの有無及び金額　一定の時期、売上にかかわらず、最低限支払うべきロイヤルティの金額を定める場合があります。この場合、適用期間、最低ロイヤルティの金額のほか、ライセンシー側としては、最低実施料支払の免責条項を挿入するよう努力することが必要です。

ロイヤルティの発生時期　この点が不明確ですと、後日問題となる可能性があります。

ロイヤルティの報告と支払ロイヤルティの報告に関して、記載内容、報告時期について検討します。ロイヤルティの支払方法も明確にします。

ライセンサーの帳簿閲覧、検査権　ライセンサーが、検査権を保持しようとする場合、契約中にその条項を入れる必要があります。

特許無効となった場合、又は、出願中の特許について特許が成立しないことが確定した場合などの過去又は将来のロイヤルティの処理　過去に支払った分について不返還の合意が可能であり、多くの場合、そのような合意がされています。

ライセンサーの保証（瑕疵担保責任）、特許維持　ライセンサー側が、自己に実施許諾の権限があることを保証する条項を入れる場合があります。ただし、明文がなくても、暗黙に保証していると解されています。ライセンサーがライセンシーに対し、許諾特許の有効性を保証する条項を入れる例は少ないといえます。

改良発明　ライセンシーが改良発明を行った場合の取り扱いの内容を確認します。内容によっては、独占禁止法違反の虞が生じるため、注意を要する部分です。例えば、改良技術の報告義務条項を入れたり、グラントバックライセンス条項を入れたりすることがあります。

侵害者との関係　まず、当該特許が、第三者の有する知的財産権を侵害することが明らかになった場合に、ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。　また、特許の実施が不可能になった場合に、ロイヤルティの免除、減額、延期ができる旨の条項、解約権を行使できる条項も含められます。
　他方、第三者がライセンスにかかる特許を侵害した場合のための条項として、権利侵害を行う第三者を発見した場合、ライセンシーがライセンサーに報告を行う義務を定めたり、ライセンサーの侵害調査に、ライセンシーが協力する義務を定めることがあります。第三者に対するライセンサーの権利行使の義務を定める場合、訴訟費用、弁護士費用の分担の問題、取得した金銭の分配の問題、義務違反の場合の措置についても検討する必要があります。

他のライセンシーとの関係〜最恵待遇　これを定める場合、ライセンサーの、第三者へのライセンス供与の報告義務を定めることが多く行われます。

秘密保持　秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか（ライセンス契約締結の事実又はその条件まで含めるか）、秘密保持の主体として、当事者、役員、従業員、子会社、下請者、販売店、原材料購入先等を含めること、秘密保持の期間を検討します。

契約の変更、更新、終了　中途解除の条項として、解約事由の内容、解約権行使の方法、在庫品の処理、イニシアル（一時金）の返還の有無などを検討します。契約期間満了による終了の場合も同様に、在庫品、グラントバック技術の処理を検討します。不可抗力による履行不能の状態が生じた場合の措置も定めます。

その他の注意事項　以上のほか、特許表示義務の定め、準拠法、紛争解決の方法として、裁判とするか仲裁とするか、裁判の場合の管轄裁判所、仲裁の場合の仲裁機関を検討します。

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ご注意事項

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