6.1.1 特許ライセンス

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 本稿では、特許ライセンス契約の目的、機能、実務上の留意事項についてご説明します。

特許ライセンスの活用の主な目的

ライセンスによって何ができるか

 特許ライセンスは広く行われています。そして、特許ライセンスには、主に以下のような利点・目的があります。それで、自社特許を活用したり、逆に他社特許を活用することは、有効な企業戦略です。

以下、ライセンサー側とライセンシー側のそれぞれの立場から、特許ライセンス(特許実施許諾)の目的・利点を簡単に見てみます。

特許権者側(ライセンサー)から見たライセンスの目的

 特許権者側から見ると、次のような目的又は利点があります。

実施料による収入収益獲得・開発資金等の早期回収

 実施料収入を事業の主要な収益源の一つとすることができる場合があります。これと関連して、技術開発コストを実施料収入によって早期に回収し、次の開発費に使用するといった場合があります。

自社技術のスタンダード化

 特許による独占化ではなく、自社の新しい特許技術を広く開放して第三者に実施してもらい、その分野での自社技術のスタンダード化を狙います。

クロスライセンスによる自社技術の補完

 自社技術の弱いところを補完するために、自社と他社の技術を相互にライセンスしあうこと等を目的とすることがあります。

グラントバック条項の活用

 ライセンシーが開発した改良技術を利用することができます。

特許利用者側(ライセンシー)から見たライセンスの目的

 他社特許を利用する利点は主に以下のようなものがあります。

紛争の早期解決

 自社の製品が特許侵害であると主張された場合、争って勝てる見込があっても、紛争処理費用、裁判費用を節約し、未解決紛争が与える悪影響を防止できます。

新製品の製造、販売、既存製品の改良

 この目的は説明するまでもないでしょう。市場に新規に参入したり、新製品を製造販売するために、特許権者からライセンスを受ける場合があります。

コスト削減

 自社が一から行う研究開発を行うための研究開発費、開発期間を節約し、かつ開発失敗リスクを回避するためにライセンスを受ける場合があります。

ライセンス契約交渉にあたって検討・交渉すべき事項(アウトライン)

 特許ライセンス契約は、検討しなければならない事項が非常に多く、落とし穴も多い契約です。以下、特許ライセンス契約における実務上の留意点について解説します。最初に、検討すべき事項のうち主なものについての一覧を示します(すべてを網羅しているわけではありません)。

  • 対象特許権・商標権の特定
  • ライセンシーの範囲
  • ライセンスの内容:独占か非独占か
  • サブライセンスの可否
  • ライセンス地域、期間
  • ライセンス対象製品
  • ミニマムロイヤルティの有無、支払条件
  • ライセンス対価の定め方
  • イニシアルの有無・金額
  • ロイヤルティ料率の定め方
  • 保証責任
  • 品質コントロールの方法
  • 改良技術の扱い
  • 第三者による権利侵害の場合の扱い
  • 第三者の権利を侵害している場合の扱い
  • 秘密保持義務
  • 当事者の破産等の場合の処理
  • 契約終了後の取扱い:資料返還、秘密保持義務
  • 契約終了時の在庫製品の取扱
  • 譲渡禁止
  • 合意管轄

ライセンス契約交渉にあたって検討・交渉すべき事項

 以下は、以上の各項目に関連して、実務上留意すべき事項のうち主なものをご紹介します。

契約当事者(ライセンサーとしての適格)

 ライセンシー側としては、相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。権利があるからといって無条件にライセンサーになれるとは限らないのです。例えば、特許権が共有の場合、他の共有者の同意なくしては、ライセンスを供与できませんから、この場合共有者の同意があるのかを確認すべきです。

 また、特許権者は、第三者に専用実施権を設定した後は、設定行為で定めた範囲内において、他の者に、重ねてライセンス供与ができません。また、上記のほか、相手方が、第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか、また、第三者に対して担保設定等をしている事実がないか、といった事実を確認します。

契約当事者(ライセンシーの範囲)

 ライセンシー側では、許諾を受ける会社の範囲が、契約当事会社のほか、親会社、子会社、関連会社を含めるのかを検討します。

ライセンスの対象となる権利

権利の存在・有効性の確認

 ライセンサー・ライセンシーのそれぞれが、対象となる権利の存在と有効性を確認します。

 ライセンサーが、特に自社で現在実施していない権利をライセンスしようとする場合、維持年金の不払いのため権利が失効していた、というようなこともあり得ます。したがって、ライセンシー側はもちろんのこと、ライセンサー側も、自社の権利について改めて確認することは重要です。

ライセンス対象の権利と自社製品との関係

 特にライセンシー側は、対象となる権利が、自社が取り扱おうとしている事業や製品に本当に及んでいるのかを検討すべきです。すなわち、ライセンサーが主張している権利内容と、法律的に見て特許の権利範囲(請求項)が異なっている可能性があります。

権利の特定方法

 対象となる権利の特定方法に問題がないかチェックします(通常は特許登録番号と発明の名称で特定しますが、「ライセンサーの所有する特許のうち、・・・に関するもの」などの文言で包括的に特定する方法もあります)。

 また、追加特許がある場合、外国特許も含めたい場合は、これを明示します。出願中の特許、ノウハウを含ませる場合もあり、その場合もそれを明示します。

ライセンスの態様

 ライセンスの態様について考慮すべき主な事項は以下のとおりです。

独占的か・非独占的か

 専用実施権か、独占的ライセンスか、非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合、ライセンサーは、自己で当該特許を実施できなくなるので注意が必要です。

 独占的ライセンスの場合で、すでに先発の非独占的実施権がある場合には、ライセンサーは、ライセンシーに、先発の前記非独占的実施権が存在し、当該実施権については引き続き実施可能な旨を承認してもらう必要がありますし、他方、ライセンシーは、先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。

 また独占的実施権を与えるものの、ライセンサーが、自分で当該特許を実施したいと思う場合には、自己実施権の留保条項を記載する必要があります。

再許諾(サブライセンス)の有無

 ライセンサーにとっても、ライセンシーにとっても、再許諾権(サブライセンス)の有無が、その後の事業展開に大きな影響を及ぼす可能性があります。それで、この点を明確にしておくことが望ましいといえます。

 この点、ライセンシー側にとっては、契約書に明示されない限り、ライセンシー自身がライセンスのを受けても、そのグループ企業、子会社、販売代理店などの第三者に対して当然にライセンスされたとは認められるとは解されます。それで、ビジネスの流れを理解の上、許諾の範囲に十分注意を払うべきです。

実施行為の特定

 契約製品の内容・範囲のほか、実施の範囲として、生産、使用、販売、貸渡し、輸入のすべての実施についてのライセンスなのか、それとも実施態様の制限はあるのかもチェックします。明示がなければ、すべての実施行為についてライセンスがあったものと解されることが一般です。

品質保証約定

 ライセンシーが製造販売する、特許の実施製品が粗悪品であった場合、特許権者としてのライセンサーの評判に関わります。それで、ライセンサー側としては、当該製品の品質をコントロールするための規定を種々定め、これらのリスクを回避・軽減することを狙います。

 そのために、ライセンシーに対し、見本の提出を求めライセンサーが承認をするといった取決めがなされることがしばしばあります。また、商品の品質基準を特定したり、原材料・部品の購入先を指定したり、ライセンサーが立入検査する権利を持つといった条項などを含めることが検討されます。ただし、原材料・部品の購入先の指定については、独占禁止法との関係で、当該製品の品質コントロールとの関係で合理的な範囲に留めるべきです。

 特に、判例は、一定の要件のもと、ライセンサーの承諾なく、ライセンシーが特許製品の下請製造させることを認めることがありますので、下請製造を禁止するためには、明示的な禁止条項が必要ですし、下請製造を許す場合の条件や、下請製造者を限定することも検討に値します。

ライセンス期間

ライセンシーからの視点

 特にライセンシーにとって、ライセンスの有効期間を一定期間確保することは、事業戦略上重要であるといえます。この期間が短い場合には、短期間に当該特許が実施できなくなり、大きなリスク要因となります。

 また、契約期間が長期間あっても、ライセンサーからの解除・解約が容易に行える規定が含まれている場合にも、これを受け入れるか否かについては留意が必要です。

ライセンサーからの視点

 ライセンサーにとっては、特に独占的ライセンスを許諾する場合に、有効期間は重要な要素となります。特定のライセンシーに独占的実施権を与え、契約期間を長期間としたものの、当該ライセンシーの実施状況が思わしくない、という場合に、当該長期間の契約が足かせとなることがあります。

 それで、独占的ライセンスを許諾する場合には有効期間を短くするか、あるいは、最低実施数量の義務を課した上で、当該義務未達成の場合の解除規定などを置くことが考えられます。

ライセンス地域

 特にライセンサーは、許諾対象の権利の実施・使用の国または地域について一定の地域に制限をする必要性を感じる場合があるかもしれません。この場合、具体的な国名・地域名を明示する必要があります。この点、国や地域は正式名称で特定し、「ヨーロッパ」のような範囲が不明確な用語は避けるべきです。

実施の時期、数量

 実施の開始時期、数量制限(最大数量の制限、最低数量の制限)、地域制限等もチェックします。

再実施権

 再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては、グループ企業、子会社、販売代理店などの第三者を通じた実施は、当然には認められるものではないと解されるので、再実施許諾権を付与する条項が必要です。

ライセンス対価の支払い

 ライセンス対価(イニシアル又はロイアルティ)の条項も、慎重な検討が必要です。具体的には、以下のような要素を考慮に入れます。

イニシアル(一時金)

 ライセンサーの研究開発費の一部負担分、ノウハウ開示料等の意味合いで支払われることがあります。また、権利金的意味合い、実施料不払いの場合の保証金的な意味合いで支払われることもあります。契約の趣旨と金額が釣り合いがとれているかどうか検討します。

ロイヤルティの料率及び計算方法

 ロイアルティ(実施料)の決め方は様々ですが、以下、代表的なもののみ記載します。

販売額ロイヤルティ

 販売製品価格に対する一定割合で決定されるロイヤルティです。実務上、広く用いられています。

対物ロイヤルティ

 単位あたりの実施製品に対する固定額で決定されるロイヤルティです。この場合、販売のみならず、製造、使用などの実施行為の対象製品に対しても適用することが比較的容易な方法です。

定額ロイヤルティ

 実施許諾の対価を、一定額で決定する方法です。もっともシンプルな方法ですし、運用も容易です。特許ライセンスによる収益の最大化より、自社の技術を広く普及させたい場合にも有効かもしれません。

最低ロイヤルティの有無及び金額

 一定の時期、売上にかかわらず、最低限支払うべきロイヤルティの金額を定める場合があります。

 特に、ライセンシーに対して独占的にライセンスする場合、ライセンサーのロイヤルティ収入は、ひとえにそのライセンシーの売上に左右されることになります。そうすると悪意を持つライセンシーが、故意に許諾製品を販売せずこれと競合する他社製品をあえて販売し、ライセンサーの権利を事実上無力化するといったことも可能になってしまいます。したがって、ライセンサーとしては、独占的ライセンスに関してはミニマムロイヤルティを設定する意味は大きいといえます。

 この場合、適用期間、ミニマムロイヤルティの金額のほか、ミニマムロイヤルティ不達成の場合の効果についても十分に詰めて定めておく必要があります。

 他方、ライセンシー側としては、あまりに厳しい規定は自社を苦しい立場に追いやりますので、負担を軽減するための規定を挿入するよう努力することが有益といえます。例えば、一定のやむを得ない事由が生じた場合にはミニマムロイヤルティ支払が免責されるという規定や、単年度での不達成があってももう一年の機会が与えられるという規定、その他色々と工夫の余地があります。

ロイヤルティの発生時期

 この点が不明確ですと、後日問題となる可能性があります。

ロイヤルティの報告と支払

 ロイヤルティの報告に関して、記載内容、報告時期について検討します。受ける報告の内容の定め方によって、ライセンサーとしては、当該製品の市場の状況についての有益な情報が得られる場合もあるでしょう。

ライセンサーの帳簿閲覧、検査権

 ライセンサーが、検査権を保持しようとする場合、契約中にその条項を入れる必要があります。ライセンシーの報告に疑義があるといったケースに備えて、ライセンシーに帳簿の備付義務を負わせ、かつ、この帳簿の閲覧謄写権を定めておくといった手当も、基本的には契約書に入れるべきです。

イニシャル又はロイヤルティの不返還の合意

 特許無効となった場合、又は、出願中の特許について特許が成立しないことが確定した場合などに備え、過去又は将来のロイヤルティの処理を定めておく必要があります。過去に支払った分について不返還の合意をすることは可能ですし、実際に多くの場合、そのような合意がされています。

ライセンサーの保証(瑕疵担保責任)、特許維持

実施許諾権限の保証

 ライセンサー側が、自己に実施許諾の権限があることを保証する条項を入れる場合があります。ただし、明文がなくても、暗黙に保証していると解されています。

特許の有効性の保証条項

 また、ライセンシーの立場としては、受けたライセンスに基づき多くの金銭的・物的・人的投資をして事業を行う以上、ライセンサーに対し、許諾にかかる特許の有効性を保証する条項を求めたいと考えるかもしれません。これはこれでよいのですが、ライセンサーとしては、これに応じることは通常は慎重にならざるをえません。

というのは、特に特許権などは、出願時にある程度注意を払って出願し、いったん登録された後、無効審判などの手続で、過去の国内外の公知文献の存在などから無効とされるという場合が少なくありません。しかし、だからといって常にライセンサーに落ち度があるとはいえません。それで、実際、実務において、特許の有効性を保証する規定を入れる例は少ないといえます。

改良発明

 ライセンシーが、許諾を受けた特許に関し、応用発明や改良発明を行う場合があり、ライセンサーとしては、自社の特許がベースになった発明である以上、自社も何らかの権利を持ちたいと考えるのは自然なことではあります。それで、改良発明の権利をどのようにするかについて、詰めていく必要があります。

 ただし、内容によっては、独占禁止法違反のおそれが生じるため、この点は注意を要します。例えば、改良技術の特許権を当然にライセンサーに譲渡する義務を定める場合(アサインバック)には違法の色が濃いですので、相当慎重に制度設計しないといけません。

 他方、ライセンサーに改良技術の実施を許諾する義務を課す規定(グラントバック)であれば、内容次第で比較的問題が少ないことが多いといえます。この点は、特に弁護士による専門的知見を得ながら進めたいところです。

侵害者との関係

他者の特許の侵害との関係

 当該特許の実施が第三者の有する知的財産権を侵害することが明らかになった場合について規定します。この点、侵害の主張を受けた段階でその事実を速やかに把握することが重要ですので、ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。

また、許諾対象の権利の実施・使用が不可能になった場合の処理をどうするかを定め、トラブルの予防に資するようにすることも必要です。例えば、ライセンシーの立場からは、ロイヤルティの免除・減額の規定であったり、また、解除権を行使できる条項を含めるといった方向での交渉が考えられます。また、第三者から侵害の主張を受けているという不安定な状況でロイヤルティを支払い続けることも不安に思うことでしょうから、この場合に、解決までロイヤルティの支払いを留保できるといった規定を入れることを申し入れることもできるかもしれません。

ライセンス対象の特許の第三者による侵害との関係

 他方、第三者が、ライセンスにかかる特許権を侵害するという場合も想定されます。この場合、実際に市場でビジネスをしているライセンシーが先にそのような情報を捕捉することがありえるため、ライセンサーとしては、権利侵害を行う第三者を発見した場合、ライセンシーがライセンサーに報告を行う義務を定めたり、ライセンサーの侵害調査に、ライセンシーが協力する義務を定めることがあります。

 他方、ライセンシーとしては、自社が許諾を受けた権利が第三者によって侵害を受けている状態が放置されると、自社がライセンスを受けた意味が薄れ、自社の利益が害されることになりますから、ライセンサーに対して、侵害を放置せず第三者に対して権利行使をすべき義務を定めたいと考えるかもしれません。

 この場合、細かな点ですが、定めておかないと後々ややこしい問題が生じる事項として、訴訟費用、弁護士費用の分担の問題、取得した金銭の分配の問題、義務違反の場合の措置についても検討する必要があります。

他のライセンシーとの関係~最恵待遇

 これを定める場合、ライセンサーの、第三者へのライセンス供与の報告義務を定めることが多く行われます。

秘密保持

 ライセンス契約でも、殆どの場合に秘密保持条項が含められますし、そうすべきです。

 この点、秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか(ライセンス契約締結の事実またはその条件まで含めるか)といった点を考慮します。ライセンスの事実は、ライセンサーの立場にとって、またはライセンシーの立場にとって、宣伝上その他の理由で公にしたい場合もあれば、逆に秘匿しておきたい場合もあることでしょう。

 秘密保持の主体として、当事者、役員、従業員に加えて、秘密情報にアクセスする人(そしてその必要のある人)の範囲を慎重に考慮し、例えば、子会社、下請者、販売店、原材料購入先等を含めることを検討できます。

 また、秘密保持の期間、特に契約終了後の秘密保持の残存期間の長短についても、取り交わされる情報の重要度、秘密度、また、情報の陳腐化の可能性とその速度など諸般の事情を考慮し、自社の貴重な情報資産の保護の上で、慎重な検討が必要です。

契約の変更、更新、終了

 ライセンサー側からも、ライセンシー側からも、様々な理由で、ライセンス契約を中途解除しなければならない事情が生じうるものです。

 特にライセンサーとしては、自社の特許についての価値を維持するために、違反行為を行うライセンシーに対するライセンスを終了させなければならない事態はたくさんあります。他方、ライセンシーから中途解除をする動機となる事由は多くはありませんが、ミニマムロイヤルティの義務を免れるため、他社製品を扱うため等の事情が考えられます。

 これから契約をしようというときに、相手方の契約違反や契約の終了をいろいろ想定すること自体気持ちのよいものではありません。しかし、いざ紛争となった時に改めて協議して合意することはできませんので、契約締結前に十分考えておくことが大事です。

 そして、中途解除に関する条項としては、まずは解除事由の内容をどうするかを考えます。例えば、ライセンシーが、ライセンサーの特許などについて有効性を争ってきたり、場合によってはライセンスを受けつつ第三者をわら人形にして無効審判を起こすといった事態も考えられます。ライセンサーとしてはこういう相手にライセンスし続ける気にはならないでしょうから、この点を解除事由に含めるという判断は当然のことといえます。

 また、解除時の在庫品の処理、イニシアルの返還の有無、グラントバック技術の処理をどうするかといった点などをきちんと詰めて条項化します。

その他の注意事項

 以上のほか、特許表示義務の定め、準拠法、紛争解決の方法として、裁判とするか仲裁とするか、裁判の場合の管轄裁判所、仲裁の場合の仲裁機関を検討します。

 この点、契約の相手方が国外の会社の場合、仲裁条項がまず第一に検討されるべきケースが少なくありません。

ライセンス契約における交渉・契約書作成の留意点

弁護士に相談し、作成してもらうのが最善

 ライセンス契約は、一般の契約と異なり、検討しなければならない事項は非常に多く、落とし穴も多い契約です。ですから、多少費用がかかっても、弁護士に相談し、また、弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。

ドラフトは相手任せにしない

 契約書の起草(ドラフティング)は、自社で行うほうが有利です。それは、契約規定の交渉で主導権を取れるからです。相手方に契約書の起草をさせることは一見楽なように思えるかもしれませんが、得策ではありません。



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