商標ライセンス契約の留意事項とサンプルによる解説
商標ライセンス契約における一般的留意事項
自社において他社の商標のライセンスを受ける場合、又は他社に自社の商標をライセンスする場合の注意事項にはどんなものがあるか、本稿ではそのアウトラインをご説明します。
弁護士に相談し、作成してもらうのが最善
ライセンス契約は、一般の契約と異なり、検討しなければならない事項は非常に多く、落とし穴も多い契約です。ですから、多少費用がかかっても、弁護士に相談し、また、弁護士に作成してもらうことが最善でしょう。
商標ライセンス契約と収入印紙
商標ライセンス契約に収入印紙の貼付は不要と考えられています。なぜなら、商標使用許諾契約は、印紙税法が定める課税文書には該当しないと考えられているからです。
契約当事者（ライセンサーとしての適格）
相手方のライセンサーとしての適格をまず確認しなければなりません。例えば、商標権が共有の場合、他の共有者の同意なくしては、ライセンスを供与できませんし、また、第三者に専用実施権を設定した後は、設定行為で定めた範囲内において、他の者に、重ねてライセンス供与ができません。また、上記のほか、相手方が、第三者との間で独占的ライセンス契約を許諾していないか、また、第三者に対して担保設定等をしている事実がないかを確認します。
契約当事者（ライセンシーの範囲）
ライセンシー側では、許諾を受ける会社の範囲が、契約当事会社のほか、親会社、子会社、関連会社を含めるのかを検討します。
ライセンスの態様
専用実施権か、独占的ライセンスか、非独占的ライセンスかを確認します。専用実施権を与える場合、ライセンサーは、自己で当該商標を使用できなくなるので注意が必要です。
独占的ライセンスの場合で、すでに先発の非独占的実施権がある場合には、ライセンサーは、ライセンシーに、先発の前記非独占的実施権を承認してもらう必要がありますし、他方、ライセンシーは、先発の非独占的実施権の有無を確認する必要があります。
また独占的実施権を与えるものの、ライセンサーが、自分で当該商標を使用したいと思う場合には、自己使用権の留保条項を記載する必要があります。
実施範囲・態様
対象商品・サービスの内容・範囲をチェックします。また、商標を使用して何を行えるのかについて、制限が必要であればそれを明示します。
さらに、ライセンシーが、当該商標のほか、 自己の商標をも使用できるのかも定め、使用できる場合には、どのような形で使用しなければならないかを定めないと、ライセンスを受 けた当該商標とライセンシーの自分の商標が区別なく使用され、当該商標の信用・名声・価値が低下しかねませんので注意が必要です。
また、これと関連し、ライセンサーは、ライセンシーに、当該商標を使用する場合、これがライセンスを受けたものであることを表示すべき義務を負わせることも検討すべきです。
品質保証約定
ライセンサー側としては、当該商標を付した製品の品質保証基準の約定を含めることにより、ライセンシーが粗悪品を製造することによるイメージダウン等を防止することができます。
例えば、商品の品質基準を特定したり、見本の提出、検査対象方法時期、原材料・部品の購入先の指定、下請の制限、立入検査条項などを含めることが検討されます。また、当該商標を使用して広告をする場合に、原稿を検査する規定を設けることも検討に値します。 特に、商標ライセンスでは、商標法53条との関係で、ライセンサー側には厳格な管理が求められます。
実施の時期、数量
実施の開始時期、ライセンス期間、数量制限（最大数量の制限、最低数量の制限）、地域制限等もチェックします。
再実施権
再実施権に関する条項を検討します。ライセンシー側にとっては、グループ企業、子会社、販売代理店などの第三者を通じた使用が必要であれば、再許諾権を付与する条項を挿入することを検討します。
ライセンス対価の支払い
ライセンス対価（イニシアル又はロイアルティ）の条項も、慎重な検討が必要です。
ロイヤルティの料率及び計算方法
ロイアルティ（実施料）の決め方は様々ですが、以下、代表的なもののみ記載します。
販売額ロイヤルティ 販売製品価格に対する一定割合で決定されるロイヤルティ。実務上、広く用いられている。
対物ロイヤルティ 単位あたりの実施製品に対する固定額で決定されるロイヤルティ。すなわち、販売のみならず、製造、使用などの実施行為の対象製品に対し、適用される。
定額ロイヤルティ 実施許諾の対価を、一定額で決定する方法。
最低ロイヤルティの有無及び金額
一定の時期、売上にかかわらず、最低限支払うべきロイヤルティの金額を定める場合があります。この場合、適用期間、最低ロイヤルティの金額のほか、ライセンシー側としては、最低実施料支払の免責条項を挿入するよう努力することが必要です。
ロイヤルティの発生時期
この点が不明確ですと、後日問題となる可能性があります。
ロイヤルティの報告と支払
ロイヤルティの報告に関して、記載内容、報告時期について検討します。ロイヤルティの支払方法も明確にします。
ライセンサーの帳簿閲覧、検査権
ライセンサーが、検査権を保持しようとする場合、契約中にその条項を入れる必要があります。また、ライセンシーに帳簿の備付義務を負わせる必要もあります。
商標権が無効となった場合の過去又は将来のロイヤルティの処理
過去に支払った分について不返還の合意が可能です。
侵害者との関係
まず、当該商標が、第三者の有する商標権を侵害 することが明らかになった場合に、ライセンシーのライセンサーに対する報告義務を課す条項を入れることができます。また、商標の使 用が不可能になった場合に、ロイヤルティの免除、減額、延期ができる旨の条項、解約権を行使できる条項も含められます。
他方、第三者がライセンスにかかる商標を侵害した場合のための条項として、権利侵害を行う第三者を発見した場合、ライセンシーがライセンサーに報告を行う義務を定めたり、ライセンサーの侵害調査に、ライセンシーが協力する義務を定めることがあります。
第三者に対するライセンサーの権利行使の義務を定める場合、訴訟費用、弁護士費用の分担の問題、取得した金銭の分配の問題、義務違反の場合の措置についても検討する必要があります。
秘密保持
秘密保持の対象の範囲をどこまでとするか（ライセンス契約 締結の事実又はその条件まで含めるか）、秘密保持の主体として、当事者、役員、従業員、子会社、下請者、販売店、原材料購入先等を 含めること、秘密保持の期間を検討します。
契約の変更、更新、終了
中途解除の条項として、解約事由の内容、解約権行使の方法、当該商標を付した在庫品をどうするのか、イニシアル（一時金）の返還の有無などを検討します。契約期間満了による終了の場合も同様に、在庫品の処理を検討します。不可抗力による履行不能の状態が生じた場合の措置も定めます。
その他の注意事項
以上のほか、準拠法、紛争解決の方法として、裁判とするか仲裁とするか、裁判の場合の管轄裁判所、仲裁の場合の仲裁機関を検討します。
商標ライセンス契約のサンプルと解説
以下、商標使用許諾契約書のサンプルから、主要なポイントについてご説明します。以下は、主要条項の一部を取り上げますが、今後必要に応じ加筆する予定です。
なお、サンプル条文は、もっぱら条項の趣旨、目的、狙いを解説することを目的としています。それで、条項間の整合性については検証しておらず、必要な事項すべてを網羅しているとは限りません。また、各規定の有効性・執行可能性についての保証もありません。それで、本ページのサンプルを「雛形（ひな形）」「フォーマット」としてそのまま使用することはご遠慮ください。
使用許諾
規定例
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第*条 (使用許諾) |
条項のポイント1～ライセンス対象の商標の特定
ライセンス対象となる商標を特定します。登録商標の場合、登録番号、商標、指定商品・役務等で特定するのが一般的です。
条項のポイント2～ライセンスの期間の特定
ライセンスの期間も明示します。●年●月●日から●年●月●日までといった形での特定ももちろん可能ですし、上のサンプルのとおり、契約期間と紐づけることによる特定も可能です。
条項のポイント3～ライセンスの態様の特定
前述のとおり、ライセンスの種類として、専用実施権か通常使用権か、通常使用権であっても独占的か非独占的かを確認します。独占的ライセンスの場合は、何の限定もなく独占権を付与するのか、又は製品やサービスの範囲や種類を一定範囲に特定して独占権を付与するのか等を規定します。
上のサンプルでは、一定の範囲の種類の商品について一定の地域において独占的なライセンスを許諾するという立て付けになっています。
また、ライセンシーが再使用権を許諾することができるか否かについても触れておくことが実務上は少なくありません。上のサンプルでは、再使用権の許諾ができないことを明示しています。
ライセンスの範囲の特定
規定例
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第*条 (本許諾の範囲) |
条項のポイント～許諾の範囲
前述のとおり、独占的ライセンスの場合は、何の限定もなく独占権を付与する場合もありますが、製品やサービスの範囲や種類、また許諾地域を一定範囲に特定して独占権を付与することもあります。
例えばある有名ブランドのメーカーが、自社では直接取り扱わないような分野の商品について、第三者にライセンスをし、ロイヤリティ収入を得るといったケースがありえます。
使用開始前の承認
規定例
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第*条 (使用開始前の承認) |
条項のポイント1～事前承認によるブランド価値の維持
商標を他社にライセンスする場合、使用方法が不適切だと、ブランドの評判に傷がつき、ブランド価値の低下という重大な損害が発生するリスクがあります。また、許諾した商品の品質に問題があった場合も同様です。
それで、上のサンプルのように、ライセンサーとしては、対象商品について、製造販売の前に、商品の仕様やサンプルをチェックしたり、販促資料等についても使用前にチェックできるような規定を設けることが少なくありません。
条項のポイント2～承認を受けた範囲を遵守する義務
事前承認の実効性の確保のために、上のサンプルのように、ライセンシーに対して、承認を受けたとおりに商品等の製造をする義務や、無断で変更しない義務を明示することがあります。
対価・使用料
規定例
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第*条 (使用料) |
条項のポイント1～使用料の定め
ライセンスの対価たる使用料（ロイヤリティ）について、算定基準を定めます。上のサンプルでは、当該商標を使用した商品の小売販売売上高に対して一定の割合で算出するラニングロイヤリティのみというシンプルな構成となっています。
また、売上高をどのように定義するか（ライセンシーが卸売なら卸売金額なのか、小売金額なのか等）、税別か税込かどちらか、等を明示します。
なお、ロイヤリティの定め方や考慮事項については、本ページの「ライセンス対価の支払い」の欄をご参照ください。
条項のポイント2～使用料の計算と支払のタイミング
ラニングロイヤリティの場合、どの期間単位でロイヤリティを計算するか、ロイヤリティの報告期限や支払期限を定めます。また、振込手数料の負担者についても定めます。
条項のポイント3～使用料の返還についての取決め
商標権については、第三者による無効審判請求等によって無効になるリスクが存在しており、この場合最初から登録がなかったこととなってしまいます。それで、万一商標が無効となった場合の返金の有無について規定することが少なくありません。ライセンサー側のリスクコントロールの観点からは、返還しないと規定することになります。
帳簿と維持と検査
規定例
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第＊条（帳簿の維持と検査) |
条項のポイント1～帳簿の作成と維持の義務
ライセンシーによるロイヤリティの過少申告の疑いが生じた場合にライセンサーが確認できる手段の確保として、ライセンシーに対して、許諾対象商品についての帳簿の作成と維持を義務づけることは少なくありません。
また、帳簿の維持義務の期間についても、特に契約終了後どの程度存続させるかについては明示する必要があります。
条項のポイント2～ライセンサーによる帳簿検査
帳簿の作成と維持義務をセットとして、ライセンサーによる検査権を規定することが多いといえます。また、検査のみならず写しを取得する権利を明示すると、ライセンシーがコピーを持ち帰りたいという場合に、無用なトラブルの回避になるかもしれません。
品質維持義務
規定例
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第＊条（本商品の品質維持義務) |
条項のポイント～商品の品質維持の義務
ライセンサー側としては、自己の商標を付した商品について、ライセンシーが粗悪品を製造することによるイメージダウン等を防止するために、ライセンシーに対して一定の品質を維持する義務を課す規定を置くことは珍しくありません。
また、一定の品質維持義務の実効性の確保のために、サンプルの提出義務を課したり、製造工程の検査をする権利を定めることもできます。
商標権の維持義務
規定例
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第*条 (商標権の維持義務) |
条項のポイント～商標権の維持義務の規定
商標といった知的財産権は、維持するためのコスト（登録料、維持年金）がかかります。それで、ライセンシーの立場としては、ライセンサーに対して、商標権の維持義務を課すことが必要となります。
もっとも、商標権については無効審判等の手続によって登録が無効となったり取り消されたりするリスクは大なり小なりあり、商標権者とはいえ、これを完全に防ぐことはできません。それで、無効審判等に対する対応としては、最善努力義務の形で規定することが多いと思われます。
非保証
規定例
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第*条 (非保証) |
条項のポイント～非保証の規定
商標といった知的財産権は、いったん登録を受けても、第三者による無効審判請求等によって無効になるリスクが存在しています。そしてそれは、出願時にある程度の注意を払っても除去しきれるものではありません。また、登録商標の使用が、常に第三者の権利と抵触しないとは言い切れないこともあります。
それで、上のサンプルのように、ライセンサーの立場としては、対象となる商標権については無効にならないこと等について保証しないという規定を入れることが実務上は珍しくありません。
他者による侵害の排除
規定例
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第*条 (侵害の排除) |
条項のポイント～他者による侵害の排除の規定
ライセンシーが第三者がライセンスにかかる商標権を侵害していることを発見した場合、ライセンサーに対する報告を行う義務を定めたり、ライセンサーの侵害調査や権利行使に、ライセンシーが協力する義務を定めることがあります。
また、侵害の事実について報告を受けたライセンサーとしては、上のサンプルのように侵害を排除するための措置を講じる義務を定めることもありますし、排除措置の義務までは定めず、措置を講じるか否かはライセンサーがその裁量で決めることができるという規定にする例もあります。どんな規定にするかは、両当事者間の力関係、ライセンスが独占的か非独占的か、その他の要素で決定されます。
契約終了後の措置
規定例
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第*条 （契約終了後の処置） |
条項のポイント～契約終了時の措置
ライセンス契約が終了した場合、ライセンシーは使用権を失う以上、本来なら、直ちに許諾対象商品の製造や販売を中止しなければならないことになります。また、仕掛品や在庫などがあった場合、廃棄する必要があります。
しかし、常にそのような措置をするとなると、ライセンシー側が負うリスクや負担が大きくなってしまいます。そのため、サンプルのように、ライセンシーに製造中・在庫の数量の報告をさせ、かつライセンシーに責任がない終了の場合には継続販売を認める、という規定の仕方は珍しくありません。
本欄は作成途中です。加筆次第随時公開します。
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